За использование аннулированного патента все равно придется платить

Юристы по интеллектуальной собственности из ЮАП сообщили, что в декабре Верховный суд РФ вынес Определение, в котором пояснил, что задолженности по лицензионному договору подлежат взысканию даже, если патент был аннулирован задним числом. При условии добросовестного исполнения договора в период до признания патента недействительным (Определение ВС РФ № 310-ЭС25-9110).

Какова предыстория

К судебному спору привел договор между ООО «Дипром» и Заводом поглощающих аппаратов, расположенном в Брянске (БЗПА). А точнее – нежелание руководства завода вносить лицензионные платежи.

Изначально отношения БЗПА складывались бесконфликтно в рамках договора. ООО «Дипром» в 2015 году получила патент на аппарат ПМКП-10. Через два года организация закрепила за собой право на изобретение. А затем заключила лицензионный договор с БЗПА.

Условия соглашения:

• Завод (лицензиат) получил право на изготовление и введение в оборот аппарата.
• «Дипром» (лицензиар) обязался предоставить заводу всю техдокументацию по аппарату, оказывать помощь при его изготовлении.
• БЗПА был обязан выплатить единовременную сумму за подписание договора и предоставление техдокументации.
• Завод должен был отчислять «Дипрому» сумму равную 5 % от денег, получаемых за реализацию ПМКП-10.

Чтобы контролировать уровень продаж аппарата, ООО требовала от завода бухгалтерскую отчетность с указанием объема производства и реализации Организация уже сама рассчитывала размер лицензионного платежа и выставляла заводу счет. Рассчитанную сумму БЗПА был обязан выплатить в течение 15 дней с момента получения счета.

Обе стороны после заключения исправно выполняли условия договора, срок которого заканчивался последним днем 2020 года. За месяц до окончания срока лицензиар направил уведомление руководству БЗПА о завершении действия договора. В ответ завод отказался перечислять лицензионные платежи за полгода, начиная с июля.

БЗПА аргументировал свое решение следующим: ему принадлежит право «преждепользования», а значит платить за использование патента он не обязан.

История на этом не закончилась. Руководство завода в начале 2021 года направило в Роспатент возражение. В нем БЗПА настаивал на аннулировании патента, зарегистрированного «Дипромом». В Роспатенте рассмотрели возражение, обстоятельства, и патент на аппарат действительно оказался аннулированным. Причем задним числом: с момента его регистрации. В Роспатенте решили, что изобретение не соответствует всем критериям, чтобы считаться новинкой.

«Дипром» не возражал против аннулирования, но счел, что лицензиат обязан перечислить организации лицензионные платежи за вторую половину 2020 года, т.к. на этот период распространялось действие лицензионного договора. Ведь сам контракт между лицензиаром и лицензиатом не был отменен.

В «Дипроме» проверили отчетность БЗПА об объемах производства за указанный период и насчитали сумму платежей – 5 млн. рублей.

Завод платить отказался. Тогда юристы ООО подали иск в Арбитражный суд, в нем попросили взыскать долг за платежи, плюс 1,6 млн. руб. за пользование деньгами и неустойку в размере около 100 тыс. рублей. Три инстанции отклонили исковые требования, мотивируя тем, что лицензионный договор действителен лишь в той части, что стороны уже выполнили, т.е. до момента, когда патент аннулировали.

Юристы «Дипрома» не сдались и обратились в ВС РФ. Там же делом заинтересовались. Вполне обоснованно истцы утверждали, что аннулирование патента не влечет автоматически прекращение лицензионного договора. Он должен быть выполнен, т.к. до указанного момента стороны его добросовестно выполняли, что подтверждается финансовой отчетностью завода. Плюс истцы обратили внимание, что суды не признали за заводом право преждепользования в рамках рассмотрения иного дела.

Руководство завода, по мнению истцов, немотивированно отказалось от перечисления лицензионных платежей, хотя исправно направляло контрагенту финансовую отчетность, где указывало объемы производства аппарата.

О чем напомнили в Верховном суде

Дело рассматривали судьи Судебной коллегии по экономическим спорам. Они напомнили о порядке признания патента аннулированным. И сделали отсылку к ГК РФ (ст. 1398), в соответствии с которой лицензионный договор действителен в той мере, в какой его исполнили к моменту аннулирования патента.

Лицензиат получает право использовать изобретение только с согласия лицензиара. В этом заключается существо отношений между сторонами, заключившими лицензионный договор. Даже если в дальнейшем патент аннулируют, существо отношений это не меняет. Т.е. договор сохраняет силу в той части, в которой был исполнен к моменту аннулирования. Ведь лицензиат, получивший право на использование изобретения, продолжает получать от этого выгоду. Значит, обязан заплатить по договору лицензиару.

Коллегия отметила в Постановлении, что в возврате лицензионных платежей ответчику нужно отказать. ООО «Дипром» вправе требовать от завода перечисления лицензионных платежей за весь период, пока был действителен договор между ними, т.к. он исполнялся сторонами, предполагавшими, что патент действителен.

Односторонний отказ завода от исполнения обязательств по договору недопустим.

Право, на которое ссылался Брянский завод

Несомненно, владелец патента имеет исключительное право на изобретение. Но оно не должно ущемлять прав лиц, использовавших добросовестно схожее изобретение до регистрации патента. Это право на использование изобретения бесплатно именуется правом преждепользования.

Ведь схожие изобретения, технические решения могут быть созданы разными лицами независимо друг от друга. Если один из них создал и использовал изобретение, не регистрируя, а другой через некоторое время получил патент на похожее изобретение, первый может потребовать признания права преждепользования, чтобы применять свое же изобретение бесплатно.

Однако и патент в таких ситуациях должны выдавать не всегда. Если изобретение уже открыто использовали третьи лица к моменту обращения в Роспатент для регистрации схожего решения, факт новизны регистрируемого объекта не прослеживается. А он обязателен для выдачи патента. Роспатент его, может, и зарегистрирует, но регистрацию аннулирует, как только соответствующее возражение подаст любое заинтересованное лицо.

Патенты аннулируют часто. Удовлетворяют почти половину возражений. Но это не значит, что можно не исполнять обязательства по лицензионным договорам, действовавшим до аннулирования патента.